拉菲罗斯柴尔德酒庄（CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD，下文简称“拉菲酒庄”）历史悠久，是1855年法国政府官方评定的五大葡萄酒名庄之首，其出产的葡萄酒素有“葡萄酒中的皇后”之美誉，“LAFITE”葡萄酒享誉全世界。

“LAFITE”商标早在1996年10月就由拉菲酒庄在中国大陆申请、1997年10月获得注册；但“LAFITE”对应的中文翻译“拉菲”因种种客观原因直到2007年7月才提出注册申请，此前2005年4月由他人抢注的第4578349号“拉菲庄园”已经申请在先并随后获准注册。由于该在先商标阻挡导致的“拉菲”申请经历了驳回复审及随后的异议程序，最终于2014年1月才得以初审公告、2017年3月获得注册公告。

2015年拉菲酒庄起诉上海保醇实业发展有限公司等进口、销售带有“CHATEAU MORON LAFITTE”英文标识和“拉菲特庄园”中文标识的葡萄酒商品，分别侵犯原告“LAFITE”注册商标和“拉菲”未注册驰名商标。

一、案件难点分析

在接受委托之后，代理律师分析案情，认为本案存在三个难点，包括：第一，被诉侵权行为发生时“拉菲”尚未注册、但审理过程中已获准注册，本案是否仍有必要认定未注册驰名商标；第二，被诉侵权行为发生时，“拉菲庄园”为案外人金色希望公司的注册商标，但该商标在本案审理过程中被最高院判定应予宣告无效，被诉中文标识“拉菲特庄园”到底侵犯的是曾经的注册商标“拉菲庄园”还是当时的未注册驰名商标“拉菲”；第三，被诉侵权产品来自真实存在的法国酒庄“CHATEAU MORON LAFITTE”且该酒庄名称已在法国注册，如何平衡注册商标的地域性原则和进口葡萄酒标明真实信息的实际需求之间的关系。

二、寻找突破方法

（一）法条解读、判例支持，克服驰名认定必要性难点

对于第一个难点问题，代理律师详细分析了《商标法》第36条第二款之规定，“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿”，“不具有追溯力”意味着原则上，商标权人对在商标在异议程序当中、尚未注册公告之前那段时间内的商标侵权行为，是不能主张侵权成立的，对方恶意使用的追偿权属于例外规定。所以，要判断那段时间内，侵权是否成立，不能依据后来的注册商标作为权利基础，而应当判断侵权行为发生当时，尚未注册的“拉菲”是否达到未注册驰名的状态。

本案中，第33类第6186990号“拉菲”商标，申请日最然较早，为2007年7月26日，但由于存在异议、异议复审等程序，直到2017年3月20日才获得注册公告，商标注册证上的日期为2014年4月28日。和新百伦案类似，被诉侵权行为在原告获得注册商标专用权之前，因此，仍然有必要对侵权行为发生之时，原告当时尚未注册、仍属于未注册商标的“拉菲”是否已经达到驰名状态进行认定。

（二）厘清商标专用权和禁用权，克服禁用权重叠难点

在案外人的“拉菲庄园”无效宣告裁定生效之前，其一直属于注册商标，被诉的“拉菲特庄园”标识属于在类似商品上与该注册商标近似的标识。同时，“拉菲”又是拉菲酒庄的未注册驰名商标，被诉的“拉菲特庄园”标识又同时侵犯了该未注册驰名商标。基于同一个侵权行为，两个“权利人”是否都能来主张“禁用”？律师认为禁用权可以重叠，而且注册商标的效力并不必然大于未注册驰名商标。正如“84好帮手”一案中，法院的判词所述，“注册商标专用权并不能绝对排斥基于同一客体而在先产生的其他知识产权；如果其他在先的知识产权不仅在形式上合法产生，在实质上亦有法定的根据，就必须承认其存在，依法给与适当的保护。”

当然，由于在本案审理中，案外人的“拉菲庄园”商标被最终宣告无效；而根据商标法的规定，被宣告无效的商标视为自始不存在。这个需要评判注册商标与未注册驰名商标各自权利范围的难点问题，在判决之前突然迎刃而解了。

（三）细致观察，破解被诉标识域外注册难题

通过仔细比对被告提交的被诉标识域外注册材料，代理律师发现，本案中的被诉标识是“CHATEAU MORON LAFITTE”，这一被诉商标标识，既没有在中国获得注册，也没有在法国获得注册。被告所讲的两个商标在法国注册、共存的事实并不存在。代理律师还检索了法国商标申请和注册数据，“CHATEAU MORON LAFITTE”商标并没有注册，包含“CHATEAU MORON LAFITTE”的注册商标只有一个，就是003007593号“CHATEAU MORON LAFITTE APPELATION BORDEAUX SUPERIEUR CONTROLEE”商标。该法国注册商标是手写体，这一标识的构成文字要素，与被诉标识“CHATEAU MORON LAFITTE”相比，增加了很多字母、词汇，而且使用了特殊的手写体，整体上形成了不同的视觉效果。

退一步讲，即使这个法国商标在中国获得注册了，被告在中国销售的葡萄酒，也并没有原样使用该标识，而是拆分成了两部分，拆分使用的后果，是“CHATEAU MORON LAFITTE”更加突出、醒目，商标的显著识别特征发生了变化，就算该法国商标“CHATEAU MORON LAFITTE APPELATION BORDEAUX SUPERIEUR CONTROLEE”已在中国获得注册，合理使用自有注册商标的抗辩都不能成立，何况被告拿一枚法国注册商标进行抗辩。注册商标具有地域性，这是商标法的一个基本原则，法国注册的商标，如果没有在中国获得注册、使用，不受中国商标法保护。

最终，法院基本上采纳了代理律师的全部观点。法院在认定被诉标识“CHATEAU MORON LAFITTE”、“拉菲特庄园”分别侵犯原告注册商标“LAFITE”、未注册驰名商标“拉菲”的基础上，判令被告停止侵权、消除影响、赔偿原告人民币200万元。

（2015）沪知民初字第518号

一、权利基础之多重性质

未注册商标，无论是由于固有显著性原因，还是外文商标的中文翻译滞后申请原因，都可能在民事案件审理过程中克服障碍、获准注册。那么在后注册的这枚商标，是否就消除了驰名认定的必要性？在“7天连锁酒店”一案中，原告“7天连锁酒店”商标开始使用的时间较早且取得较高声誉，但注册的时间较晚在2013年2月，被诉行为开始于2012年7月，贯穿原告商标核准前后。一审法院认为在原告注册商标核准之前，是否获得法律保护建立在其是否达到驰名的事实状态上；但在案证据不足以证明其商标在侵权行为发生之时已经达到驰名。二审法院没有从被诉侵权行为是否成立的角度进行分析，而是从侵权责任承担的角度，认为未注册驰名商标侵权即便成立，也仅涉及停止侵害；被诉行为虽然贯穿两个时间段但仍然属于同一侵权行为，不必给与两次停止侵害的裁判，按照商标法对注册商标的法律保护已足以制止被告的持续侵权行为，没有认定驰名的必要。暂且不表二审法院关于未注册驰名商标民事责任仅限于停止侵害的观点正确与否，就其对商标获准注册前发生的侵权行为不予定性的处理方式来说，代理律师认为在逻辑上难以自洽。

就这个问题，新百伦“N”字图形知名商品特有装潢一案，法院的论证说理相对来说更有借鉴意义。法院认为，法律并未禁止同一客体（“N”字图形）上形成两项知识产权权利，在先形成的知名商品特有装潢，在后又最终获准注册为商标的情况下，权利人享有根据反不正当竞争法、商标法分别获得保护的权利，之前知名商品特有装潢的保护和之后注册商标权的保护并不矛盾；如果“N”字母图形因获准注册后吸收在先形成的特有装潢，则一方面原告无法针对获准商标注册之前尚未发现的侵权行为以知名商品特有装潢权人的身份寻求救济；另一方面，针对他人在“N”字母图形申请日前就已经提出的商标注册申请，原告亦无法依据在先特有装潢权为基础申请对其宣告无效。这既不符合保护在先权利的相关立法精神，对权利人而言也有失公平。前述“拉菲特庄园”商标侵权一案，也采用了类似的审理思路，针对同一客体的在后注册商标并不能否定在先未注册驰名商标认定的价值和意义。

二、未注册商标持有人的维权主张与他人注册商标的冲突解决

自2010年以来，“拉菲”先后多次以知名商品的特有名称、未注册驰名商标主张保护；案外人2005年4月申请的“拉菲庄园”商标，2007年11月获准注册、2016年12月被宣告无效。那么在“拉菲庄园”注册商标存续的9年期间内，“拉菲”的维权主张是否应该受到“拉菲庄园”注册商标的限制？从中国的司法实践来看，答案显然是否定的。在“84好帮手”一案中，法院认为，注册商标专用权并不能绝对排斥基于同一客体而在先产生的其他知识产权；如果其他在先的知识产权不仅在形式上合法产生，在实质上亦有法定的根据，就必须承认其存在，依法给与适当的保护。

有观点或许认为，根据最高院就“荣华月饼”一案的复函，“反不正当竞争法对于知名商品特有名称的保护本质上是对未注册商标的保护,相对于商标法对注册商标的保护而言具有补充性。商标核准注册后,在其核定使用的商品范围内,与其相同或者近似的标志,不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称权,否则将损害商标注册制度的基本价值”，在被告或案外人存在注册商标的情况下，原告不能再就相同或类似商品上的相同或近似标志主张未注册商标，否则会涉嫌踏入他人注册商标的权利范围。 这种观点忽略了最高院复函中“商标核准注册后”的时间限制，有失偏颇。如果在被告或案外人申请商标注册之前，原告的未注册商标的知名度已经达到知名商品甚至未注册驰名商标的程度，在后的注册商标不仅不能限制原告维权，该注册商标本身亦可能被宣告无效。“拉菲”系列案件的成功，最关键之处就在于原告提供了充分的证据证明，“拉菲”在中国大陆市场达到知名商品、未注册驰名状态的时间可以至少追溯到上世纪90年代末，远早于案外人“拉菲庄园”的申请时间。

三、未注册驰名商标民事案件的侵权责任

从法律条文文义本身进行解读，《商标法》第七章虽然冠以标题“注册商标专用权的保护”，但该章节第58条也有禁止将未注册驰名登记为企业字号的规定，且第63条损害赔偿条款并没有限定是“侵犯注册商标专用权的赔偿数额”。况且，关于损害赔偿、消除影响等民事责任的承担方式，是依据《侵权责任法》规定的。无论如何，也不能从《商标法》条文解读出侵害未注册驰名商标的民事责任仅限于停止侵害、不包括赔偿损失的结论。

业内专家对未注册驰名商标民事案件是否可以支持损害赔偿，存在不同见解。部分学者认为“注册”在商标法上的中心地位决定了由“使用”而产生的未注册商标权的保护只能屈居次要地位，侵犯未注册驰名商标的民事责任限于停止侵害，这是未注册驰名商标“适度保护”的具体表现之一；但在制度完善上，建议“未注册驰名商标所有人不仅可以主张商标侵权救济，也可以主张制止不正当竞争的利益，要求获得赔偿”。

从司法实践的角度看，在前述认定未注册驰名商标的民事案件中，除了“苏富比”一案仅支持了合理费用、未支持损害赔偿之外，其他案件均支持了损害赔偿。“新华字典”一案中，法院认为“未注册驰名商标之所以获得保护是因为其经过长期大量使用而获得较高知名度，他人在与未注册驰名商标使用商品相同或类似商品上进行使用属于搭便车行为，获得了不当利益且损害了未注册驰名商标的利益。因此，针对未注册驰名商标的侵害行为亦应承担赔偿的侵权责任”；“仙灵骨葆”一案中，法院认为相比于已注册驰名商标跨类保护案件，侵害未注册驰名商标“会直接导致驰名商标持有人产品市场份额的降低，其直接损害大于跨类别使用注册驰名商标的情形”，相比于知名商品特有名称、包装、装潢案件，未注册驰名商标“更应当加强其保护力度”，因此判决赔偿损失才更公平、符合法律保护合法权利的宗旨。

在前述“拉菲特庄园”一案中，法院判决支持200万的损害赔偿，固然是因为该案中被告不仅使用了侵犯原告未注册驰名商标的“拉菲特庄园”标识，还同时使用了侵犯原告注册商标的“CHATEAU MORON LAFITTE”，但在未注册驰名商标民事案件中判定赔偿的审理思路，与“新华字典”、“仙灵骨葆”是一致的，也堪为此类案件的典范。

本案是上海首例司法认定未注册驰名商标的案件，也是继2006年内蒙古高院“酸酸乳”案、2008年贵阳中院“仙灵骨葆”案、2008年北京高院“苏富比”案之后，时隔9年最新一例在民事案件中认定未注册驰名商标的案件。该案对于解决未注册商标的保护，以及实践中外国商标权人在中国未能及时将外文商标的中文翻译进行注册导致的恶意抢注、攀附侵权等一系列问题，具有重要的参考借鉴意义。